如何在设计过程中避免专利侵权问题

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    近期的一项决议能够帮助受此困扰的每个人
    作者:Marc Hubbard

    专利知识是对于判断是否存在专利侵权并不是必要的,专利侵权也不仅仅是复制专利权所有人的产品。因此,独立开发,甚至在涉嫌侵权的产品上申请自己的专利,都不用为专利侵权问题进行辩护。当在设计复杂的、高度集成、具有多种特性和功能的电路或者嵌入式系统时,避免专利的侵权是否存在可能呢?


    逆逻辑


    逻辑对于设计师或者制造商而言意味着都要进行哪些工作呢?至少在加入新的功能或改变设计时,要查找相关的专利,如果发现问题,设计师或者制造商就需要围绕着问题进行设计。然而,这并不是典型的专利律师需要进行的工作,这当然也不是因为他们希望自己的客户被起诉。这里存在两个原因来说明为什么专利的查找可能并不是一个好主意。


    首先,查找专利存在时间和金钱方面的实际问题。查找和研究与集成电路所有特征和功能相关的每一个专利是相当不切实际的,而且这样做的成本太高,更不用提与其他电路组合功能方面的专利查找。而且,搜索并不一定能够成功查找到需要的专利特征。此外,永远不能保证是否每一项相关的专利都已经被查找到。只有一个功能的专利查询工作就可以是非常高昂的。此外,您所需要的专利查找可能存在法律方面的许多费用。


    其次,查找到那个令人生厌的专利可能意味着以下两个方面的抉择:要么不得不对设计进行改变,要么不再销售该类产品。另一方面,厂家还要面临被贴上专利侵权标签的危险,可能会被禁止生产其他方面的产品。没有人喜欢面临这样一种局面。


    再次,还有一个问题需要最认真地进行考虑——“损害赔偿增加”的责任。为防止故意的专利侵权,依据专利法的授权,法院有权利下令故意的侵权人支付高达实际损失3倍的赔偿。换言之,侵权人需要支付高达被拖欠数额的3倍之多。而且,为了惩戒侵权人,法院还可以责令故意的侵权人向专利权人支付原告的律师费。


    仅仅了解一个专利会大大增加专利侵权的风险。由于存在强迫赔偿3倍损失和负担原告诉讼费用等惩罚措施的潜在危险,导致了坚定地拒绝参考其他人的专利的情况——坚定不移地采取回避现实的策略,但是这种情况并不像对恐惧的非理性反应那样严重,只是作为一种确保对专利无知的方法。这样做也存在它的合理性,例如,制造商能够更好地规避侵权的风险,而不用承担因为侵权造成损害要进行3倍赔偿的风险了。


    辅助性策略


    有些公司投入大量资金来开发“防御性”的专利文件。专利侵权索赔的可能性导致不鼓励所有的竞争对手一开始就宣告索赔,而这种情况与企业的大小并无关系。宝贵的“防御性”专利文件能够在解决专利侵权索赔和专利交叉许可之间起到重要的杠杆平衡作用。


    采用旧的设计,例如采用那些有效性已经过期的专利,更有利于从专利侵权的束缚中解脱出来,这样就可能会降低风险。就可以将风险转移到其他企业进行承担,例如,从那些愿意通过侵权赔偿来承担侵权风险的第三方获得设计许可。当然,这是相当困难的,但也并不是不可能的,因为专利权的所有者只有发现了侵权才会存在要求侵权赔偿的可能。


    集体购买相关专利正在形成具有专利权防守特性的专利权共享互用企业组,全新的“知识产权市场”正在开始运作,在该市场中的每个交易都是以开放自己的专利许可以获得所需的对自己更加重要的专利授权为目的。


    然而,对于设计师而言,这些战略往往是不可行或者不可用。芯片的逆向设计会暴露专利侵权。即使可以使用旧的电路设计,但在集成电路上应用的改变仍然面临专利所有权未到期的问题。其他企业授权的设计会大大增加成本。新兴的“防御性”专利战略,如专利权共享互用企业组和知识产权市场更多的是处于起步阶段,而且要想在不久的将来就能够提供很大帮助是非常不现实的。


    专利故意侵权的再讨论


    2007年8月,希捷科技公司在华盛顿上诉至联邦巡回法庭要求法院认真考虑专利上诉的大多数案件,以重新评价确定是否构成“故意侵权”的标准是否科学。


    专利法允许法院在“特殊”情况下酌情增加赔偿和被告负担原告的诉讼费用。在希捷公司的案例之前,联邦巡回法院认为,每个人都有义务通过履行“适当的措施”来避免专利侵权行为,而且在谨慎地履行义务的情况下,采取不作为态度也将构成专利的“故意”侵权,这就是上文中所提到的“特殊”情况。


    关于专利侵权的“故意性”判定方面一直存在很多辩论。它被申辩为例行公事的一个内容。陪审团不可避免地发现任何专利侵权都是一种故意行为。总之,它已被使用过,并将继续使用以震慑更大的专利侵权赔偿,这种处理既存在它的合理性也存在不合理之处。


    在21世纪初的前几年,有两份报告指出了当前判定构成专利故意侵权的标准存在大量问题,这两份报告一份来自于美国联邦贸易委员会(FTC),另一份来自于美国国家科学院。联邦贸易委员会(FTC)提议,专利侵权行为的实事告知必须是以取得对专利的故意侵权为前提。而美国国家科学院则是更进一步地提出了避免专利故意侵权的做法。目前该法案正在等待国会的讨论,其中包括判定侵权“故意”的标准和造成损失的索赔方案。


    在对希捷科技有限责任公司回复的决定中(LLC, 497 F.3d 1360 Fed. Cir. 2007),联邦巡回法院摒弃了旧的规则并对判定标准进行了严格的限制。现在,专利侵权只有在表明鲁莽行事的条件下才被判定为专利“故意”侵权,虽然在侵权人知道或者应该了解的情况下发生专利侵权事件的客观可能性仍然存在。


    虽然这种区别可能听起来好像是法律上令人费解的官样文章——似乎仅仅是表明——而实际上意味着:现在只有采取鲁莽行动的被告侵权才被认定为专利的故意侵权,而不是疏忽行事。


    人们期望,新标准将使专利所有权人更难指控专利的故意侵权行为。因为新的标准,是的,新的标准,我们确实不知道新标准将来会是什么样。不过,早期的种种迹象还是有些令人鼓舞的。


    避免专利侵权的新战略?


    为了设计新的系统,你现在是不是已经开始查找和阅读专利了呢?


    联邦巡回法院对希捷专利案回复的一年半以来,专利故意侵权案件似乎仍然按照之前的频率发生,但这种现象可能只是出于习惯。大量的法官已经摒弃了陪审团关于专利侵权 “故意性”的裁定,这是一个好的迹象。然而,在先前的案件索赔中,法官摒弃专利故意侵权的判决是否仅仅是一种随意判决的动议仍然有待观察。到目前为止,这种情况还没有发生,但当联邦巡回法院更多地充实了新的标准时,这就有可能会改变判决。


    此外,法院和国会似乎形成了一种普遍的共识:必须形成一种新的平衡,既能阻止专利侵权方极其恶劣的行为,也能同时鼓励竞争对手专利的合法审查。这使得第三方专利合法审查的风险变得可以控制,因此进一步提升了他们的信心。


    尽管情况仍不明朗,但法院在希捷科技有限公司案例的判决使人们相信:在严格控制的情况下,第三方专利合法审查的好处明显大于它的预期风险。对于一个工程师来说,阅读竞争对手或者某个特定领域的每一项专利可能是没有任何意义的。然而,具有全新特点的专利针对性侵犯研究却可能是值得的,尤其是在设计过程刚刚起步阶段。当专利侵权索赔可能特别具有破坏性和专利侵权的风险特别高时,这种情况可能尤为真切,例如,在某个地区存在广泛竞争的活动。


    尽管专利侵权的风险永远都不可能完全避免,但是这导致了具有功能不断创新和反复变更等特点的专利检索工作,再结合上文中提到的各种辅助战略,应当能够减少专利侵权的风险,同时不会大幅度地增加专利故意侵权的指控。
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    Marc Hubbard先生 (214.999.4880, mhubbard@gardere.com)是Gardere Wynne Sewell LLP (www.gardere.com)知识产权方面的合作伙伴,在涉及科技广泛领域的专利事务和侵权案件方面拥有超过20年的工作经验。